Клиент обратился в ЦПО за услугой по регистрации товарного знака. При проведении проверки обозначения на охраноспособность и возможность его регистрации в качестве товарного знака нашими юристами был обнаружен очень сходный товарный знак, который бы помешал клиенту зарегистрировать своё обозначение.
В рекламу обозначения было вложено много средств, поэтому успешная регистрация товарного знака для клиента была очень важна.
Наличие уже зарегистрированного сходного товарного знака (в том же классе – виде деятельности) могло привести к отказу в регистрации товарного знака.
Также клиенту было разъяснено, что наличие зарегистрированного сходного товарного знака (при идентичной деятельности) может являться поводом к предъявлению претензий к нашему клиенту со стороны владельца сходного товарного знака.
Юристы по интеллектуальной собственности ЦПО предложили клиенту следующие варианты действий
- обратиться к владельцу товарного знака с предложением выкупить его товарный знак, в случае покупки товарного знака, подать заявку на регистрацию своего обозначения
- обратиться к владельцу товарного знака за письмом-согласием, что владелец товарного знака не возражает против регистрации обозначения нашего клиента, в случае получения такого письма, подать заявку на регистрацию своего обозначения
- в случае отказа владельца мешающего товарного знака вести переговоры, подать иск в суд на владельца товарного знака в связи с неиспользованием им товарного знака в течение последних трёх лет
Клиент принял решение попытаться выкупить товарный знак
В результате проведения переговоров с правообладателем сходного товарного знака была достигнута договоренность о том, что нашему клиенту будут полностью переданы исключительные права на вышеуказанный товарный знак путем подписания и государственной регистрации договора отчуждения товарного знака.
Такая возможность предусмотрена законодательством в соответствии с п.1 ст.1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.
Очень важно для предпринимателя своевременно, еще до регистрации товарного знака, обратиться к юристам, специализирующимся в области интеллектуальной собственности, так как качественные юридические услуги по регистрации товарных знаков минимизируют последующие возможные риски отказа в регистрации товарного знака и предъявление претензий со стороны конкурентов
После получения прав на товарный знак конкурента, наш клиент решил предоставить права на использование данного товарного знака другими компаниями путем заключения лицензионного договора, что принесло нашему клиенту дополнительный доход. Договор предоставления права использования товарного знака также подлежит государственной регистрации.
Теперь, являясь правообладателем товарного знака, сходного с обозначением, используемым для индивидуализации предоставляемых услуг, наш клиент может без препятствий подать заявку на регистрацию своего обозначения в качестве товарного знака.